Registermarken bieten ihrem Inhaber, theoretisch, ein zeitlich unbefristetes Ausschließlichkeitsrecht. Dieses Ausschließlichkeitsrecht unterliegt jedoch dem sog. Benutzungszwang. Der Benutzungszwang besagt, dass die Marke von ihrem Inhaber im Inland zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nach einer sog. Benutzungsschonfrist von fünf Jahren benutzt werden muss. Verwendet der Markeninhaber die Marke nicht, kann er/sie aus der Marke keine Rechte herleiten. Zudem kann die Marke auf Antrag gelöscht werden.
Es reicht jedoch nicht jede beliebige Benutzung zum Erhalt des Markenschutzes aus, vielmehr werden an die Benutzung bestimmte Anforderungen gestellt: Nach § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Herkunftsfunktion), muss die rechtserhaltende Benutzung einer Marke zudem markenmäßig erfolgen. Das bedeutet, dass durch die Benutzung auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen als aus einem bestimmten Unternehmen stammend hingewiesen wird. Keine Benutzung iSd Benutzungszwangs liegt vor, wenn die Marke ausschließlich firmenmäßig als Unternehmenskennzeichnung und nicht als Unterscheidungszeichen für konkrete Produkte benutzt wird.
Ernsthaft ist eine Benutzung dann, wenn sie eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt. Durch dieses Erfordernis wird der Begriff der ernsthaften Benutzung von bloßen „symbolischen“ Scheinhandlungen abgegrenzt, die nur zum Zwecke des Markenerhalts vorgenommen werden (eine Scheinhandlung kann bspw. vorliegen, wenn die Marke nur für einen besonders kurzen Zeitraum benutzt wird).
Die Marke muss für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt werden. Eine Benutzung für ähnliche Waren und Dienstleistungen reicht nicht aus. Die Benutzung hat einen ausreichend konkreten Bezug zu den konkreten Waren und Dienstleistungen, wenn die Verwendung dem in der jeweiligen Branche Üblichen entspricht. Daraus ergibt sich, dass in verschiedenen Branchen durchaus auch verschiedene Benutzungshandlungen das Erfordernis der ernsthaften Benutzung erfüllen können, solange nur ein Bezug zu den eingetragenen Waren und Dienstleistungen besteht (Benutzungshandlungen können zum Beispiel sein: Anbringung auf der Ware selbst, Abwicklung von Angebot und Vertrieb von Waren über das Internet unter der Kennzeichnung).
Grundsätzlich soll der Markeninhaber selbst die Marke gem. § 26 Abs. 1 MarkenG benutzen. Allerdings enthält § 26 Abs. 2 MarkenG insoweit eine Ausnahme, als auch die Benutzung durch Dritte mit vorheriger Zustimmung des Markeninhabers als Benutzung durch den Inhaber gilt. Die Benutzung der Marke durch einen legitimierten Dritten wird also der Benutzung durch den Markeninhaber selbst gleichgestellt. Als Legitimation dient vielfach ein Markenlizenzvertrag. Die bloße Duldung der Benutzung reicht indes nicht aus, um dem Markeninhaber die Nutzungshandlung durch den Dritten zurechnen zu können.
Die Benutzungshandlungen müssen während eines Zeitraums von fünf Jahren erfolgen, damit der Markeninhaber Rechte aus seiner Registermarke herleiten kann. Es muss jedoch ein erster Fünfjahresabschnitt seit der Eintragung verstrichen sein (sog. Benutzungsschonfrist). In diesem Zeitraum kann der Benutzungszwang der Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke nicht entgegengehalten werden. Sobald die Benutzungsschonfrist verstrichen ist, ist die Geltendmachung von Ansprüchen gem. § 25 Abs. 1 MarkenG davon abhängig, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung rechtserhaltend benutzt worden ist. Ist ein Nachweis ernsthafter Benutzung in diesem Zeitraum nicht möglich, so ist die Marke „löschungsreif“ und wird auf Antrag aus dem Register gelöscht.
Ob eine Marke tatsächlich entsprechend dem Benutzungszwang benutzt wurde, wird im Verfahren (Verletzungsprozess, Widerspruchsverfahren, Löschungsprozess) nicht von Amts wegen, sondern nur auf Einrede hin berücksichtigt. Wer sich also darauf berufen möchte, dass der Gegner seine Marke, auf die er Ansprüche stützt, nicht rechtserhaltend benutzt hat, der muss sich im Verfahren aktiv mit dieser Einrede verteidigen. Die Beweislast für die rechtserhaltende Benutzung trägt der Markeninhaber.
